Current Position: Home > IP News> 美最高法院裁定權利懈怠不得用於排除專利侵權賠償:SCA Hygiene案

 


權利懈怠(laches)為一衡平法原則,做為專利訴訟之一項抗辯(defense),當原告專利權人在行使專利權,因存在疏忽或顯失公平性之不合理拖延行為,致使被告利益受損,此情形下,法院可拒絕給予原告侵權賠償等法律救濟。
 
另一方面,美國專利法286條(35 U.S.C. § 286)規定,專利權人僅可就提告日(遞交訴狀日)起算、過去6年期間之被告侵權行為來獲得賠償,此為過去侵權賠償之有效追溯時限。侵權時間之認定,亦以前述提告日回溯6年起,至被告停止侵權時間,來進行計算。
 
以上顯示,權利懈怠與專利法286條,皆說明侵權索償之追溯時限,差異在於,權利懈怠屬於衡平法原則,而非成文法,且在判定專利權人是否構成蓄意拖延乃依據個案事實情況來判斷,無硬性時間規定;專利法286條為一普通法,且提出一明確之追溯時效。權利懈怠抗辯,能否排除符合專利法286條時效規定之侵權賠償請求,為本案爭議所在。
 
2017年3月21日,美國聯邦最高法院發佈SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC 一案判決,以7-1表決結果,確立權利懈怠抗辯,不得用來排除自提告日起算、過去6年期間侵權行為之損害賠償。多數大法官意見,認為權利懈怠僅屬於法院所建立之衡平原則,美國專利法282條以及相關國會修法歷程(1952年美國專利法)並未將其成文法化。衡平原則不能凌駕及推翻成文法律,故權利懈怠抗辯不應具有排除前者效果。
 
本案判決意義為,未來,屬於自提告日回算六年之內所發生之侵權行為,該侵權行為之賠償索求,被告不得主張權利懈怠,來加以排除。
 

一、本案背景


美國成人失禁產品業者SCA Hygiene Products(SCA)在2010年控告同業First Quality Baby Products(First Quality)侵害美國專利US6,375,646,因距離首次侵權警告函已將近7年,導致First Quality一審成功主張權利懈怠。於是,SCA上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)仍維持一審判決。
 
SCA主張最高法院2014年Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer(134 S. Ct. 1962)一案判決說明,美著作權法507條(17 USC § 507(b))禁止著作權人在著作權獲准日起屆滿3年之後發起訴訟,故權利懈怠不得排除前述3年內侵權行為的賠償請求。SCA主張,依據Petrella案論理及286條規定,權利懈怠,應同樣不得排除自提告日回算,過去6年內專利侵權行為之賠償。
 
CAFC聯席判決仍維持一審結果,認為286條並非訴訟發起時效,而是侵權賠償追溯時效,故與著作權法及Petrella案情況不同;專利法282條說明美國會已將權利懈怠原則成文法化,同時1952年專利法等修法歷程以及1952年後至今的法院判例,亦允許權利懈怠排除侵權賠償救濟。
 

二、最高法院判決論理


最高法院推翻上訴法院判決,認為Petrella案論理,可用在專利法時效規定,故權利懈怠抗辯,不得排除自提告日起算、過去6年內之侵權賠償主張。判決內容,主要為反駁被告First Quality及CAFC聯席判決之論述,概述如下:

1. 權利懈怠,為用於彌補判例法漏洞之衡平抗辯,目的在於依據公平原則、保護被告當事人不受所屬年代久遠之侵權索賠要求所騷擾,不適合用來排除具備相同目的、且出具固定追溯時效之成文法律。當美國會強調侵權索賠之及時性,並透過制訂消滅時效(statute of limitations,權利在特定期限內未行使,而隨時間遞減或消滅)來取代判例,以進行嚴格規範時,權利懈怠即不應存在,並造成凌駕或推翻法律之結果。

2. 本案所討論之著作權法與專利法追溯時效規定,兩者雖有差異,然基本道理相同。著作權法507條亦等於限制著作權人,僅能就獲得著作權日起三年內的侵權行為來索償,此與專利法286條6年侵權賠償追溯期,本質上並無不同,皆屬於消滅時效。

3. 專利法282條內容並未真正將權利懈怠抗辯成文法化,即便§282(b)(1)條文所述 “defenses in any action involving the validity or infringement of a patent”,致使在某些面向上可能涵蓋權利懈怠,也不意味著其可成為286條之例外規定,況且國會不可能就侵權賠償問題,在制訂專利法286條之同時,亦屬意將權利懈怠原則使用在侵權賠償追溯時效上,致使形成雙重門檻,故CAFC判決論點不能成立。

4. 參考1952年專利法制訂以前的法院判例,並未建立權利懈怠可排除286條追溯時效內侵權賠償之共識,而國會在制訂1952年專利法中,並未實質改變282條內容;1952年後之上訴法院判例,亦僅有兩件判決,曾認定權利懈怠可排除侵權賠償,不足以構成長期共識。


本案判決亦強調,前述結論並不影響未來,權利懈怠及衡平禁反言兩項原則,繼續作為專利訴訟之抗辯。被告仍可透過主張禁反言,來排除侵權賠償救濟。

大法官Stephen Breyer提出異議,認為相較於專利法,著作權法之消滅時效規定較為嚴格,故兩者仍有不同;國會在282條修法歷程中,將「專利權不可行使」持續納入法條之意,即為將受到法院長期認可之權利懈怠原則成文法化,且過去法院判例,皆未曾反對權利懈怠可排除侵權賠償此一事實;286條規定,將使專利權人蓄意坐視被告侵權行為,透過延後訴訟發起時間,來增加侵權損失及賠償索求,故仍需要權利懈怠抗辯來彌補此一法律漏洞。最後,Breyer法官認為,本案跟Petrella案都是錯誤判決。
 

三、評析


本案結果,宣告了權利懈怠抗辯不得再用來排除專利侵權賠償。專利權人可多等待幾年時間,坐視侵權人大量投資並獲得商業成功之後,再來算總帳地要求高額賠償,而檢視原告是否從事前述投機性拖延行為,本為權利懈怠抗辯之存在目的。
 
本案具體影響,為專利權人在是否發起訴訟方面,能獲得更長評估或等待時間,而無需擔心是否喪失索賠權利;無論在訴訟進行、官司和解協商或甚至授權談判上,對於專利權人而言,這都是一大利多。
 
然而,最高法院亦強調,下級法院及被告仍可考慮衡平禁反言抗辯,亦即原告長期無作為情形,是否構成默示授權或放棄主張專利權。特殊情勢存在下,衡平禁反言抗辦亦可排除索賠請求,諸如侵權人受到專利權人錯誤訊息誤導等。
 
另一方面,侵權賠償數額之多寡,亦取決於侵權時間長短。對此,倘若侵權人在6年追溯期內之特定時間點,逐步減少或停止侵權行為,或專利在前述6年內失效,則專利權人選擇越晚提告,侵權時間將越發縮短,賠償數字亦將減少。是故,對於專利權人而言,拖延策略未必全然有利於索賠主張,仍須酌情審慎評估,發起訴訟之理想時間點。

日期:15/5/2018
來源:科技產業資訊室